苏州品源知识产权代理有限公司

IPO上市路上的绊脚石之职务发明专利权属纠纷

浏览数量: 3 作者: 本站编辑 发布时间: 2024-06-11 来源: 本站

随着2019年6月科创板正式开板,越来越多科技创新企业制定了科创板上市计划。然而这些企业大多专注于硬科技的研发,前期对法律风险的管控观念较弱,并且由于技术人员流动、资深技术人员抱团创业在科技型企业里较为常见,很容易引发职务发明专利权属纠纷,存在潜在风险。因此,职务发明专利权属问题成为IPO上市过程中较为关键的审查环节之一,如审核机构在敏芯股份和麦澜德的科创板IPO进程中,对职务发明专利权属纠纷展开多次问询,两家公司经过多次回复后,才最终通过审核,成功上市。

本文旨在为拟上市的科技型企业提出预警,从相关法条引入,结合影响力较高的“职务发明专利权属纠纷案例”,总结科技型企业在职务发明专利权属问题上容易出现的错误观念,并予以纠正,从而加深企业对职务发明专利权属的认知,进而意识到自身风险并进行规避管控,减少企业经营风险,为IPO上市打好坚实基础。

专利权属纠纷除了职务发明以外,还包括合作/委托研发引起的纠纷、以不正当手段获得专利技术等,本文仅针对技术人员在同领域企业流动所引发的职务发明专利权属纠纷进行讨论。

关键词:职务发明 专利权属 离职一年内

  1. 适用法条


专利法是民法的特别法,按照一般法与特别法的关系,有关发明创造权利的归属、利用及保护问题,应优先适用专利法即特别法的规定来规范和解决,如超出专利法规定的范围或专利法没有规定的,应依据民法即一般法的规定来适用和处理。

相关法律条款:

《中华人民共和国专利法(2020年修正)》:

第六条:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。

非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

第七条:对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请,任何单位或者个人不得压制。

第十六条:发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。

专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。

《中华人民共和国专利法实施细则(2010年修订)》

第十二条:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:

(一)在本职工作中作出的发明创造;

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

第十三条:专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人,不是发明人或者设计人。

基于上述条款,简单来讲,同时满足以下条件即可确认涉案发明创造为原单位(主张权利的单位)的职务发明创造:

一是作出发明创造的发明人曾是主张权利的单位员工;

二是该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献;

三是发明创造是员工离职后一年内作出的;四是发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。

  2.案例解析

基本案情:发明人A、B原就职于甲公司(即原单位),2015年6月份左右先后离职,并入职乙公司(即新单位)从事研发工作,并作为部分发明人于2016年3月(即从原单位离职一年内)向国家知识产权局提交专利申请文件——名称为“血气分析仪及其血气生化测试卡”(以下称为“涉案发明创造”),后经专利申请人乙公司的申请,于2017年4月12日变更发明人为C、D(均与甲公司不存在联系)。2017年11月甲公司就该发明创造向广州知识产权法院起诉,2019年9月3日广州知识产权法院作出(2017)粤73民初4401号民事判决,专利权属归属于甲公司。随后乙公司不服,上诉于最高人民法院知识产权法庭,最高人民法院知识产权法庭于2020年11月23日作出(2019)最高法知民终799号判决[1],维持原判。

对职务发明专利权属问题,企业研发人员有很多自己的想法,但这些大多基于自身朴素的道德观而形成,与专利法的规定相差甚远。以下总结了本案例中被告方提出的几条未被法官采纳的抗辩理由,同时也是大多数专注于研发的技术型人才对专利权属问题上容易出现的误区:

第一条:关于“涉案发明创造”与“发明人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务”的相关性认定问题。

乙公司认为,发明人A在甲公司主要从事检测试剂(同样为血气分析仪用)的相关研发工作,与涉案发明创造所涉及的血气分析仪及生化测试卡的机械结构无关,并且涉案发明创造技术方案与甲公司提交的血气分析仪、测试卡相关专利文件在发明构思、研发路径均存在明显区别,从而认为涉案发明创造技术方案与A、B在甲公司任职期间从事的本职工作没有关系。

然而,在职务发明专利权属纠纷中,相关性的评价标准是从技术领域、技术名称、具体技术内容上来看,两者具有关联性即可,并不需对两者技术特征一一对应、等同或是否具有创造性进行区分,即使是两者技术方案采用的技术思路和技术手段存在区别也不影响其相关性。

对于发明创造的研发而言,一个好的技术构思对最终技术方案的形成具有重要意义,在实践中,员工在原单位从事相关研发时,基于技术认知和专业素养获得新的研发构思,在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。专利法实施细则第十二条第一款关于员工离职一年内作出的发明创造归属原单位所有的规定,充分考虑技术研发具有的连续性特点,评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况,是一方面支持人员的正常流动,保障劳动者的择业权,另一方面保证原单位的合法利益的立法选择。

第二条:关于实际发明人的认定。

乙公司主张,涉案发明创造的实际发明人为乙公司员工E(既不是最初发明人,也不是变更发明人),该员工为硬件工程师,且提交了书面情况说明和工作周报。

目前我国的专利授权程序中,国家专利行政管理部门对专利申请文件中记载的发明人不作实质性审查,亦即专利证书上记载的发明人不能当然认为属于授权专利的实际发明人。因此,在相关诉讼案件中,被告通常会以“主张实际发明人非专利中记载的发明人”为理由进行抗辩,但法官是否认可这一抗辩理由,还会从多方面综合考量:

a.被告主张的实际发明人是否具有完成涉案发明创造的学习、专业背景或专业能力,以及公司中的本职工作方向;

b.被告公司是否能提供充分的、完善的证据链证明其主张的实际发明人确实全程参与了涉案发明创造的研发,且对涉案发明创造的实质性特点作出创造性贡献

c.专利申请文件记载的最初发明人、变更发明人、主张实际发明人、当事人抗辩作出这样申请及变更的理由是否合理、是否有相应的依据和说服力,是否存在前后矛盾的地方;

d.被告公司就涉案发明创造所在领域的研发启动时间也是可能被考量的因素之一,如本案件中被告公司在涉案发明人入职之后才启动的相关领域的研发工作

e.其他与“实际发明人并非专利记载的发明人”这一主张相关的证据。

在实际诉讼中,被告就“主张实际发明人非专利中记载的发明人”这一理由进行抗辩时,仅就上述其中一个方面进行举证往往是得不到法官的认可的。若想得到认可,需要提供多方面证明才能更有说服力。

第三条:对于涉案发明创造,新单位同样投入了巨大的人力、物力,是否可对此享有一定比例的专利权?

答案是否定的。在职务发明专利权属纠纷中,涉案发明创造满足“一年期”、“相关性”的前提下,新单位对涉案发明创造投入的多少,并不能作为判断专利权归属的依据。

这取决于职务发明制度设置的宗旨,旨在保护投资者利益和平衡用人单位与员工二者间的利益,该制度设立基于如下因素考量:

其一,发明创造并非短时间内就能完成,而是需要在积累一定知识和经验的基础上,经历一段时间的智力劳动过程才能实现。因此,承担原单位研发任务的人员离开原单位后的一定时间段内的发明创造往往与在原单位所从事的工作密切关联。为了保护原单位的合法利益,现行法律规定员工在离职后一段时间内作出的与原单位本职工作有关的发明创造属于原单位的职务发明创造。

其二,现行法律之所以将“一段时间”限定为一年,亦是在充分考量各行业发展的基础上,在原单位的合法利益和离职员工的合法权益之间加以权衡而作出的规定。

显然,该规定的目的在于避免相关人员利用原单位、临时工作单位的职务便利,在掌握了原单位、临时工作单位的职务发明创造内容时突然离职跳槽到其他单位,以掌握的原单位的职务发明创造内容为基础,以自己或其他单位的名义申请专利,使原单位、临时工作单位的合法利益遭受损失。同时,该一年时间相对也不过长,不会给正常离职的技术人员附加不合理的竞业限制义务,不会限制人才的合理流动,有利于保护员工创新的积极性及合法权益,从而保护了创新。

对于发明创造的研发而言,一个好的技术构思对最终技术方案的形成具有重要意义,在实践中,员工在原单位从事相关研发时,基于技术认知和专业素养获得新的研发构思,在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。如果诉争专利技术的形成是建立在用人单位投入大量人力物力的基础上,用人单位无法享有技术成果权,显然不利于用人单位投资研发创新的积极性,而个人空有才智,无法借助单位积极强大的帮助去更快更好地完成技术创新,同样不能有效整合社会的创新资源,促进科学技术的进步。

第四条:职务发明权属纠纷是否适用于《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称技术合同司法解释)第五条规定?

技术合同司法解释第五条内容:“个人完成的技术成果,属于执行原所在法人或者其他组织的工作任务,又主要利用了现所在法人或者其他组织的物质技术条件的,应当按照该自然人原所在和现所在法人或者其他组织达成的协议确认权益。不能达成协议的,根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。”

乙公司认为:根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条规定,涉案发明创造执行原单位的工作任务,又主要利用了现单位的物质技术条件,乙公司也有权享有涉案发明创造的部分收益。

答案同样是否定的。技术合同司法解释第五条针对员工在原单位和新单位的正常人才流动中出现的纠纷,明确规定发生争议时应当按照员工原单位和新单位达成的协议确认权益,不能达成协议的,根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享,体现的是对当事人意思自治的尊重和对相关权益的合理平衡。

也就是说该条款主要针对“员工利用新单位的物质技术条件执行原单位所派遣的任务”的情况下,专利权属的争议问题,大多适用于双方合作研发的情况下;而本文所讨论的职务发明专利权属纠纷中,“相关员工已从原单位离职,所做出的发明创造不是受原单位指派完成的”。因此,两者情形不同,技术合同司法解释第五条并不适用于本文所讨论的职务发明权属纠纷。

希望以上内容能够为科技型企业的知识产权管理工作带来一定启发,尤其在研发人员入离职过程中做好知识产权背景调查,提前预防职务发明专利权属纠纷的发生,为IPO上市打好坚固的基础。


  1. 最高人民法院知识产权法庭,精品裁判https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1273.html